Агентство Юридической помощи

Товарный знак может быть уступлен

Содержание

Передача права на товарный знак

Право на товарный знак может быть передано правообладателем другому лицу по договору отчуждения исключительного права на товарный знак. Владелец также может предоставить права на использование товарного знака по лицензионному договору.
Как можно уступить или передать права на товарный знак.

Отчуждение права на товарный знак

Товарный знак является объектом интеллектуальной собственности и как объект собственности в соответствии со статьей 1488 Четвертой части Гражданского Кодекса РФ он может быть уступлен правообладателем другому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак (договору уступки).

Товарный знак может быть уступлен как в отношении всех товаров или услуг, для которых он зарегистрирован, так и в отношении части этих товаров или услуг.

При уступке товарного знака первоначальный его владелец утрачивает свои права на товарный знак в отношении товаров и услуг, для которых он уступлен. Таким образом, договор об отчуждении товарного знака – это договор, по которому правообладатель передает приобретателю исключительное право на товарный знак за оговоренное в договоре вознаграждение.
Иными словами договор об отчуждении права на товарный знак является фактически договором купли-продажи товарного знака.

В каких случаях может возникнуть необходимость в договоре об отчуждении права на товарный знак

I. Заключение договора об отчуждении исключительного права на товарный знак может потребоваться для сохранения прав на товарные знаки в случае ликвидации предприятия – правообладателя, т.к. согласно п. 4 статьи 1514 Четвертой части Гражданского Кодекса РФ, правовая охрана товарного знака досрочно прекращается в случае ликвидации юридического лица или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя – правообладателей.

II. Заключение договора об отчуждении исключительного права на товарный знак может также потребоваться если правообладатель не использует его или использует только в отношении части товаров или услуг, для которых он зарегистрирован. Согласно статьи 1486 Четвертой части Гражданского Кодекса РФ, регистрация товарного знака может быть досрочно прекращена в отношении всех товаров или части товаров, если правообладатель не использует его непрерывно в течение трех лет с даты его регистрации. Поэтому, если правообладатель не планирует использовать товарный знак, то выгоднее его передать (продать) другому лицу за вознаграждение, чем просто потерять.

Существенные условия договора об отчуждении товарного знака

1. Договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме.

2. Договор должен содержать:

  • — указание на предмет договора, включая номер свидетельства, объем правовой охраны, срок действия исключительного права, соответствующие сведениям, имеющимся в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации;
  • — размер вознаграждения, т.к. согласно п. 3.1 статьи 1234 Четвертой части Гражданского Кодекса РФ не допускается безвозмездное отчуждение исключительного права в отношениях между коммерческими организациями;
  • — перечень товаров и услуг, в отношении которых передается право;

3. Отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

    Отчуждение исключительного права на товарный знак может рассматриваться как вводящее в заблуждение, в случаях:

  • — когда товарный знак содержит обозначение, указывающее на место производства или сбыта товара и включенное в товарный знак как неохраняемый элемент, если товарный знак уступается лицу, находящемуся в другом географическом объекте.
  • — часть товаров, является однородной с товарами, в отношении которых правообладатель товарного знака сохраняет за собой право на товарный знак;
  • — товарный знак, воспроизводит промышленный образец, право на который принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющий за собой право на промышленный образец;
  • — товарный знак, воспроизводит фирменное наименование (или его часть), право на которое принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющему за собой право на фирменное наименование.

Как зарегистрировать отчуждение права

Отчуждение исключительного права на товарный знак по договору подлежит государственной регистрации.

    Для регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак требуется представить в ФИПС следующие документы:

  • заявление о регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак;
  • в случае подачи заявления одной из сторон договора к заявлению должен быть приложен по выбору заявителя один из следующих документов:
  • подписанное сторонами договора уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом;
  • удостоверенная нотариусом выписка из договора;
  • сам договор;
  • документ об уплате пошлины;
  • доверенность, если заявитель действует через представителя.

Для регистрации перехода права по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак (договору об уступке товарного знака) необходимо оплатить пошлину, которая платится непосредственно на счет Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

Размер пошлины: 13500 рублей за один товарный знак + 11500 руб. за каждый товарный знак свыше одного, включенный в договор.

Срок регистрации отчуждения права

Срок регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак согласно п.13 Административного регламента составляет 68 рабочих дней со дня поступления заявления в ФИПС.
Этот срок может быть увеличен, т.к. если не уплачена пошлина или какие-то необходимые для регистрации документы не представлены или оформлены неправильно, заявителю направляется уведомление о необходимости уплаты пошлины, представления необходимых документов или исправления допущенных ошибок.

Лицензионный договор. Предоставление лицензии на использование товарного знака

В соответствии со статьей 1489 Четвертой части Граждансеого Кодекса РФ правообладатель товарного знака (лицензиар) может предоставить другому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю (лицензиату) право его использования по лицензионному договору.

При заключении лицензионного договора владелец товарного знака сохраняет право собственности на товарный знак и всего лишь дает согласие на его использование одной или несколькими компаниями за уплачиваемое лицензионное вознаграждение. Лицензионный договор может служить прямым источником доходов в виде лицензионного вознаграждения, которое может быть различным: в виде процента от стоимости проданных товаров и услуг, процента от прибыли или дохода, в виде фиксированной выплаты или их сочетания. Таким образом, договор о предоставлении права использования товарного знака имеет некоторые сходства с договором аренды.

Лицензиар может выдвинуть ряд ограничений на использование товарного знака. Это может касаться как времени, на которое предоставляется лицензия, так территории и сферы предпринимательской деятельности, в которой будет использоваться товарный знак и т.д.

Владелец товарного знака может одновременно выдать несколько лицензий на использование его товарного знака, при этом он может получать доход от предоставления права на использование товарного знака.

Виды лицензий

1. Исключительная лицензия подразумевает, что лицензиар утрачивает право заключать аналогичные договоры с другими лицами на той же территории в отношении однородных товаров и услуг, и сам тоже утрачивает право использовать товарный знак в пределах предоставленной лицензии, если в договоре не предусмотрено такое право.

2. Простая неисключительная лицензия на товарный знак означает, что лицензиар сохраняет за собой право заключать неограниченное число аналогичных лицензионных договоров с другими лицами на одной территории в отношении однородных товаров и услуг.

Существенные условия лицензионного договора

1. Договор заключается в письменной форме.

2. Договор должен содержать:

  • — указание на предмет договора, включая номер свидетельства, объем правовой охраны, срок действия исключительного права, соответствующие сведениям, имеющимся в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации;
  • — перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставляется право использования;
  • — указание на вид лицензии:
  • — перечень товаров и услуг, в отношении которых передается право;
  • — размер вознаграждения лицензиара и порядок расчетов;
  • — требования к качеству производимых или реализуемых товаров и услуг, устанавливаемые лицензиаром;
  • — срок действия договора (Cрок действия договора не может превышать срока действия товарного знака. Если в договоре срок действия не указан, то он будет считаться заключенным на 5 лет).
  • — территорию, на которой предоставлено право использования (Территория, на которой предоставляется право использования не может быть шире той территории, на которой зарегистрирован товарный знак. Право использования товарного знака может быть предоставлено как на всей территории страны, так и ограничено конкретным регионом, населенным пунктом, определенной улицей или даже конкретным адресом).

Как зарегистрировать предоставление права

Предоставление права использования товарного знака подлежит государственной регистрации.

    Для регистрации предоставления права использования товарного знака требуется представить в ФИПС следующие документы:

  • Заявление о регистрации предоставление права использования товарного знака;
  • В случае подачи заявления одной из сторон договора к заявлению должен быть приложен по выбору заявителя один из следующих документов:
  • подписанное сторонами договора уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом;
  • удостоверенная нотариусом выписка из договора;
  • сам договор;
  • документ об уплате пошлины;
  • доверенность, если заявитель действует через представителя.

Для регистрации предоставления права использования товарного знака необходимо оплатить пошлину, которая платится непосредственно на счет Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам

Размер пошлины: 13500 рублей за один товарный знак + 11500 руб. за каждый товарный знак свыше одного, включенный в договор.

Срок регистрации предоставления права

Срок регистрации предоставления права по лицензионному договору согласно п.13 Административного регламента составляет 68 рабочих дней со дня поступления заявления в ФИПС.
Этот срок может быть увеличен, т.к. если не уплачена пошлина или какие-то необходимые для регистрации документы не представлены или оформлены неправильно, заявителю направляется уведомление о необходимости уплаты пошлины, представления необходимых документов или исправления допущенных ошибок.

Составление договора об отчуждении исключительного права на товарный знак (договора об уступке) и лицензионного договора

Услуги по составлению договора об отчуждении исключительного права на товарный знак (договора уступки) и лицензионного договора

  • составление договора об отчуждении права или лицензионного договора в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством;
  • оформление заявления о регистрации перехода права по договору или предоставления права по лицензионному договору;
  • отправка договора и заявления в Патентное ведомство.

Стоимость составления договора и заявления (без учета гос. пошлин, уплачиваемых Патентному ведомству)
5000 руб.

Способы передачи прав на товарный знак в 2020 году

В современном бизнесе, регистрация товарного знака и передача прав на его использование приобретают всё большую популярность. Владелец зарегистрированного знака имеет право распоряжаться им самостоятельно, при условии соблюдения требований действующего законодательства.

Права на товарный знак допускается передавать третьим лицам (ИП или ООО). Переход прав осуществляется на основании гражданско-правового договора, на возмездной основе.

В России передать права на товарный знак можно путем заключения следующих договоров:

  1. Договор уступки (отчуждения) товарного знака.
  2. Лицензионный договор.
  3. Договор франчайзинга.
  4. Договор залога на товарный знак.

Договор уступки (отчуждения) товарного знака

По этому договору владелец товарного знака утрачивает все исключительные права (полностью или в части) сразу после его подписания и регистрации в Роспатенте (ст.1488 ГК РФ). Передать товарный знак можно как на все товары (услуги), которые под ним зарегистрированы, так и на некоторые из них.

Особенности договора уступки (отчуждения) товарного знака:

  • договор заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации;
  • госпошлина за регистрацию договора составляет 13 500 рублей и может быть уплачена любой из сторон;
  • уступить права на товарный знак можно только в пользу юридических лиц и ИП;
  • в условиях договора необходимо четко прописать, в отношении каких товаров (услуг) передается товарный знак (т.е. одним знаком могут пользоваться несколько субъектов, но по разным товарам или услугам);
  • в договоре обязательно указываются – номер, серия, дата выдачи свидетельства о регистрации товарного знака, стоимость уступки и порядок оплаты;
  • исключительные права на товарный знак переходят к новому владельцу полностью и безвозвратно.

Для государственной регистрации договора уступки (отчуждения) в Роспатент необходимо предоставить полный комплект документов и подождать 2-3 месяца с даты их подачи.

Передать документы на регистрацию может любая из сторон, как правило в тексте договора прописывается на кого возлагается такая обязанность и каким образом распределяются расходы.

Перечень документов для регистрации договора уступки товарного знака

  • заявление о регистрации договора уступки (1 экз.);
  • договор или выписка из договора, в которой содержаться его существенные условия (2 экз.);
  • документ об оплате госпошлины;
  • доверенность на представителя (в случае его привлечения);
  • копия договора или выписки из договора (для хранения в Роспатенте).

После завершения процедуры регистрации заявители получают по одному экземпляру договора и уведомления о регистрации, а также приложение к свидетельству на товарный знак.

В том случае, если уступка прав происходит в отношении части товаров (услуг), оформляется новое свидетельство, в соответствии с зарегистрированным договором отчуждения.

Договор уступки (отчуждения) товарного знака скачать образец.

Лицензионный договор

Заключая лицензионный договор, владелец товарного знака передает его третьим лицам на определенный срок и в соответствии с условиями, которые устанавливаются им самостоятельно (ст.1428 ГК РФ).

Особенности лицензионного договора на товарный знак:

  • договор заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации;
  • госпошлина за регистрацию договора составляет 13 500 рублей и может быть уплачена любой из сторон;
  • предоставить права на использование товарного знака можно только юридическим лицам и ИП;
  • лицензия по договору может быть исключительной (выдается только одному лицу) и неисключительной (можно выдать несколько лицензий разным лицам);
  • период действия лицензионного договора не должен превышать срок действия товарного знака (при отсутствии такого условия, договор считается заключенным на 5 лет);
  • право собственности на товарный знак остается у владельца (лицензиара) и если лицензиат (лицо, получившее лицензию), например, будет продавать товары (предоставлять услуги) с качеством ниже, чем у лицензиара, лицензионный договор может быть расторгнут досрочно;
  • в условиях договора необходимо прописать сведения о товарном знаке, перечень товаров (услуг), в отношении которых можно использовать лицензию, разрешенные способы использования знака, размер или порядок определения выплаты лицензионного вознаграждения.

Государственная регистрация лицензионного договора на товарный знак в Роспатенте, осуществляется на основании предоставленного пакета документов, в течение 2-3 месяцев с даты их подачи.

Передать документы на регистрацию может любая из сторон, как правило в тексте договора прописывается на кого возлагается такая обязанность и каким образом распределяются расходы.

Перечень документов для регистрации лицензионного договора на товарный знак

  • заявление о регистрации лицензионного договора (1 экз.);
  • договор или выписка из договора, в которой содержаться его существенные условия (2 экз.);
  • документ об оплате госпошлины;
  • доверенность на представителя (в случае его привлечения);
  • копия договора или выписки из договора (для хранения в Роспатенте).

В аналогичном порядке проходит регистрация соглашений к лицензионному договору (об изменении условий или расторжении).

Лицензионный договор на товарный знак скачать образец.

Договор франчайзинга

По договору франчайзинга (коммерческой концессии) кроме прав на товарный знак, оформляется разрешение на использование наименования компании, корпоративного стиля, секретов производства и прочего (ст. 1027 ГК РФ).

Суть франчайзинга заключается в том, что владелец успешно работающего бизнеса (франчайзер) передает другой стороне (франчайзи) право вести деятельность по его технологиям и стандартам, с сопровождением его деятельности и оказанием поддержки.

Особенности договора франчайзинга

  • договор заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации;
  • вознаграждение по договору устанавливается в форме паушального взноса (единоразового платежа при заключении договора) или роялти (ежемесячных отчислений от выручки франчайзи);
  • в качестве сторон договора могут быть только юридические лица и ИП;
  • в условиях необходимо максимально подробно описать порядок сотрудничества, территорию действия, обязанности сторон, основания для изменения (прекращения) договора;
  • договор франчайзинга может быть бессрочным (период действия будет зависеть от срока действия товарного знака);
  • если в период действия договора какие-либо из переданных прав прекращают свое действие, остальные остаются в силе.

Договор франчайзинга регистрируется в Роспатенте на основании предоставленных документов. Ориентировочный срок процедуры регистрации 2-3 месяца.

Перечень документов для регистрации договора франчайзинга

  • заявление о регистрации договора франчайзинга (1 экз.);
  • договор или выписка из договора, в которой содержаться его существенные условия (2 экз.);
  • документ об оплате госпошлины;
  • доверенность на представителя (в случае его привлечения);
  • копия договора или выписки из договора (для хранения в Роспатенте).

Договор франчайзинга скачать образец.

Договор залога на товарный знак

Владелец товарного знака вправе передать его в качестве обеспечения по кредитам (иным обязательствам). В том случае, если будет иметь место их неисполнение, на предмет залога может быть обращено взыскание.

При этом, несмотря на заключение договора залога, правообладатель продолжает пользоваться товарным знаком и распоряжаться им по своему усмотрению, если в договоре залога не установлены соответствующие ограничения.

Особенности договора залога на товарный знак:

  • договор заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации;
  • право на использование товарного знака переходит к залогодержателю при наступлении обстоятельств, которые необходимо четко обозначить в договоре залога;
  • в условиях договора важно прописать предмет, стоимостную оценку товарного знака, сроки исполнения обязательств залогодателем;
  • оформить в залог можно только официально зарегистрированный товарный знак;
  • залогодателем вправе быть лицо на имя которого выдано свидетельство в Роспатенте.
  • Договор залога на товарный знак регистрируется в Роспатенте на основании предоставленных документов. Ориентировочный срок процедуры регистрации 2-3 месяца.

    Перечень документов для регистрации договора залога на товарный знак

    • заявление о регистрации договора залога (1 экз.);
    • договор или выписка из договора, в которой содержаться его существенные условия (2 экз.);
    • документ об оплате госпошлины;
    • доверенность на представителя (в случае его привлечения);
    • копия договора или выписки из договора (для хранения в Роспатенте).

    Договор залога на товарный знак скачать образец.

Передача права на товарный знак может осуществляться либо в виде уступки товарного знака, либо в рамках лицензии на использование товарного знака.

Под уступкой товарного знака понимается его полное отчуждение, в результате которого новый владелец знака получает все правомочия, составляющие право на этот знак. Товарный знак может быть уступлен его владельцем как юридическому, так и физическому лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность. Уступка товарного знака может осуществляться в отношении всех товаров и услуг, для которых он зарегистрирован, либо только их части.

Однако уступка знака не допускается, если она может стать причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Например, обозначение «Меркурий» для компьютерной программы, предназначенной для проектирования микросхем, должно рассматриваться как вводящее в заблуждение по поводу функционального назначения программы.

Договор об уступке товарного знака должен включать в себя следующие существенные условия:

• наименования сторон;

• предмет договора (номер свидетельства на товарный знак, в отношении которого заключен договор);

• вид передачи товарного знака (уступка или лицензионный договор);

• товары и/или услуги, в отношении которых осуществляется уступка.

Владелец товарного знака может также предоставлять право на использование товарного знака любому другому лицу на основании лицензионного договора (лицензии). В зависимости от объема передаваемых прав лицензия может быть:

• исключительной (право на применение товарного знака в течение определенного времени принадлежит только лицу, приобретшему лицензию);

• неисключительной (право на использование товарного знака одновременно имеют владелец товарного знака и лицо, приобретшее лицензию. При этом первый может предоставить аналогичную лицензию и другим лицам).

Лицензия может быть полной (право на применение предоставляется по отношению ко всем товарам и услугам, для которых зарегистрирован знак) и частичной (право на использование знака предоставляется только для части товаров и/или услуг, для которых он зарегистрирован).

Лицензионный договор должен включать в себя следующие существенные условия:

• наименования сторон;

• предмет договора (номер свидетельства на товарный знак, в отношении которого заключен договор);

• вид передачи товарного знака — вид лицензии (исключительная, неисключительная), возможность предоставления сублицензии;

• товары и/или услуги, по отношению к которым осуществляется уступка;

• территория и срок действия лицензии;

• условие о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара и что лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением этого условия.

Любой договор, связанный с передачей прав на товарный знак (договор об уступке знака, лицензионный договор), должен быть заключен в простой письменной форме и зарегистрирован в Патентном ведомстве. Без регистрации такие договоры считаются недействительными.

Регистрация подобных договоров осуществляется в соответствии с Правилами регистрации договоров об уступке товарного знака и лицензионных договоров о предоставлении права на использование товарного знака, утвержденными Роспатентом 26 сентября 1995 г., на основании заявления. Заявление о регистрации договора об уступке или лицензионного договора должно относиться к одному договору. К заявлению прилагается договор или выписка из него, а также документ, подтверждающий уплату пошлины за регистрацию договора. Для регистрации договора не требуется каких-либо иных договоров между сторонами, в частности, договоров о передаче прав на имущество.

Патентное ведомство должно рассмотреть заявление о регистрации договора в течение двух месяцев с даты его поступления. При рассмотрении заявления проверяется его соответствие требованиям Правил, а также устанавливается соответствие представленного на регистрацию договора положениям закона и действующему законодательству. При этом проверяется:

• является ли лицо, уступающее товарный знак или предоставляющее лицензию на его использование, владельцем товарного знака, в отношении которого заключен договор;

• указано ли юридическое или физическое лицо, которому уступается товарный знак или предоставляется лицензия на его применение;

• имеются ли в договоре указанные выше существенные условия.

Изменения лицензионного договора (в частности, при переопределении сторон договора, предмета договора, вида передачи товарного знака, объема передаваемых прав) также подлежат регистрации в Патентном ведомстве в соответствии с указанными Правилами.

Сведения о зарегистрированных договорах и зарегистрированных изменениях в них вносятся Патентным ведомством в Реестр изменений. Сведения об этом публикуются в официальном бюллетене Роспатента. Зарегистрированные договоры и внесенные в них изменения вступают в силу с даты их регистрации.

Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», ст. 25-27

Правила регистрации договоров об уступке товарного знака и лицензионных договоров о предоставлении права на использование товарного знака (утв. Роспатентом 26 сентября 1995 г.)

Договор переуступки товарного знака

Брендовым обозначениям, предназначенным для индивидуализации компаний, их продукции и/или услуг государством предоставляется правовая охрана, если они предварительно успешно пройдут процедуру госрегистрации в качестве товарных знаков.

Бренды, официально зарегистрированные в госреестре товарных знаков фед. института промсобственности, имеют правовой статус объектов промсобственности и принимают активное участие в гражданском обороте.

А это означает, что их Правообладатели могут распоряжаться зарегистрированными брендами любым законным образом: продать, заложить, передать в пользование по лицензии или по франшизе, оставить по наследству и т.д.

В настоящей статье мы рассмотрим оформление сделки по переуступке товарного знака.

Правовая конструкция договора

Переуступка бренда заключается в передаче Правообладателем, принадлежащих ему исключительных правомочий на бренд, третьему лицу в полном объеме.

В этой связи переуступка бренда оформляется договором отчуждения свидетельства о госрегистрации бренда, являющегося правоустанавливающим документом и основанием для предоставления бренду правовой охраны.

После передачи свидетельства о госрегистрации третье лицо (покупатель) приобретает статус Правообладателя и может распоряжаться брендом по своему усмотрению, а Правообладатель, напротив, утрачивает данный статус.

Из этого следует, что по завершению рассматриваемой сделки, Правообладатель полностью утрачивает все права на бренд.

Если Правообладатель желает уступить только часть прав на брендовое обозначение, ему следует избирать иную правовую конструкцию договора (лицензионный договор или коммерческую концессию).

Стороны договора

Согласно гражданскому законодательству, бренд представляет собой специфический объект промсобственности, который предназначен для использования в предпринимательской деятельности.

Поэтому, собственниками бренда, и соответственно, сторонами рассматриваемого договора, могут являться только юр. лица и частные предприниматели, имеющие официальный статус ИП.

Физ. лица не могут выступать в качестве собственников товарных знаков, поскольку они по закону не имеют права заниматься предпринимательской деятельностью.

В отношении юр. лиц следует отметить, что они вправе являться правообладателями брендов независимо от того являются ли они коммерческими либо нет.

Некоммерческим организациям (в аббревиатуре – НКО), законодатель позволяет выступать в роли собственников брендовых обозначений в связи с тем, что хотя НКО и создается без цели получения прибыли, НКО вправе осуществлять коммерческую деятельность для обеспечения собственных нужд организации (зарплата сотрудников, аренда помещений, издание литературы, проведение мероприятий и пр.).

Согласно действующему законодательству, иностранные компании имеют равные права с российскими компаниями в гражданском обороте промсобственности, поэтому любой из сторон договора переуступки бренда могут выступать иностранные организации.

Предмет договора

Предметом данного соглашения является не сам бренд как материальный объект, а правоустанавливающий документ на него – свидетельство о госрегистрации товарного знака.

В этой связи в разделе договора «Предмет договора» необходимо указать номер и серию свидетельства о госрегистрации бренда.

Также отдельным пунктом в этом же разделе должны быть прописаны гарантии Правообладателя в том, что уступаемый бренд не обременен в рамках договора залога, лицензионного или франчайзингового соглашения.

Особо следует отметить, что нельзя уступить бренд по договору отчуждения, в том случае, если он еще не зарегистрирован, а находится в процессе госрегистрации. В этом случае необходимо заключать иное соглашение и оформлять переуступку заявки на госрегистрацию бренда.

Незарегистрированный бренд нельзя отчуждать потому, что до завершения процесса госрегистрации он еще не является объектом промсобственности и не может выступать в качестве предмета сделки. В этой ситуации возможно только уступка права на госрегистрацию с переоформлением заявки в фед. институте промсобственности.

Требования к форме договора и его госрегистрации

Законодатель установил для рассматриваемого договора обязательные требования к его форме и госрегистрации.

Это значит, что договор переуступки бренда необходимо заключать в письменной форме и зарегистрировать его в фед. институте промсобственности. В противном случае договор будет считаться недействительным.

Процедура госрегистрации по договору переуступки заключатся в проведении сотрудниками регистрирующего органа формальной экспертизы самого договора и прилагаемых к нему документов.

Договор уступки товарного знака: образец

Договор об отчуждении исключительного права

на товарный знак № ______________

г. _________________ «___» _______________ 20___г.

__________________________, в лице _____________________, действующего на основании___________________, именуемое в дальнейшем ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ, с одной стороны, и _________________________________, в лице _________________________________, действующего на основании _____________, именуемый в дальнейшем ПРИОБРЕТАТЕЛЬ, с другой стороны, принимая во внимание, что ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ обладает исключительным правом на товарный знак, указанный в п.1 настоящего Договора, а ПРИОБРЕТАТЕЛЬ желает приобрести исключительное право на указанный товарный знак, договорились о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.2. ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ гарантирует, что он является истинным владельцем указанного в п.1.1 настоящего Договора товарного знака и упомянутое выше свидетельство о регистрации является действующим на момент подписания сторонами данного Договора.

2. Права и обязанности сторон

2.1. ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ обязуется оказывать ПРИОБРЕТАТЕЛЮ необходимую консультативную помощь при использовании ПРИОБРЕТАТЕЛЕМ товарного знака.

2.3. ПРИОБРЕТАТЕЛЬ обязуется использовать товарный знак в соответствии с обычаями делового оборота и добропорядочности, в том числе не будет предъявлять претензий любого рода к ПРАВООБЛАДАТЕЛЮ, как непосредственно, так и через третьих лиц.

3. Стоимость и порядок оплаты

3.1. ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ уступает ПРИОБРЕТАТЕЛЮ права на товарный знак № ____________ за вознаграждение.

3.2. Стоимость отчуждения исключительного права на товарный знак № _____________ определена сторонами в _______________ рублей, в том числе НДС.

3.3. Оплата отчуждения исключительного права на товарный знак № _____________производится на расчетный счет ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ в размере 100% после подачи договора на регистрацию в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

3.4. Все расходы, связанные с заключением, регистрацией и выполнением настоящего Договора, включая государственную пошлину за регистрацию настоящего Договора в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, несет ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ.

4. Разрешение споров

4.1. В случае возникновения споров между ПРАВООБЛАДАТЕЛЕМ и ПРИОБРЕТАТЕЛЕМ в связи с заключением и исполнением настоящего Договора Стороны примут меры к их разрешению самостоятельно путем переговоров.

4.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров они должны разрешаться в судебном порядке.

5. Прочие условия

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. С момента регистрации настоящего Договора к ПРИОБРЕТАТЕЛЮ переходят все права на товарный знак.

5.2. Настоящий Договор заключен «___» _________ 20____ г. в ___ экземплярах, на ___ листах каждый.

6. Адреса и реквизиты сторон

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ:ПРИОБРЕТАТЕЛЬ:Подписи сторон:От имени ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ______________________ /___________/М.П.От имени ПРИОБРЕТАТЕЛЬ______________________ /___________/М.П.

Заполнить заявку на бесплатный экспресс-поиск

Передача права на товарный знак. Договор об уступке товарного знака

Будучи обладателем исключительных прав на товарный знак, владелец товарного знака вправе им распоряжаться по своему усмотрению. Это правомочие собственника может быть реализовано путем уступки товарного знака или путем предоставления лицензии на его использование. Регулированию этого вопроса посвящена 5 Закона и Правила регистрации договоров об уступке товарного знака и лицензионных договоров о предоставлении права на использование товарного знака. Кроме того, к совершению этих сделок применяются установленные гражданским законодательством правила заключения и исполнения договоров.

Как установлено Законом, товарный знак может быть уступлен его владельцем любому заинтересованному лицу, как юридическому, так и физическому. Для владельца товарного знака передача права означает, что сам он больше не будет использовать этот товарный знак. Исключительное право будет принадлежать правопреемнику. С учетом норм подраздела 2 ГК РФ договоры об уступке товарного знака (или договоры о передаче права на товарный знак) могут содержать условия о возможности или безвозмездности совершения этой сделки. Договор об уступке товарного знака составляется в произвольной письменной форме. Однако он должен отвечать общим требованиям, предъявляемым к содержанию договоров различного вида в соответствии с нормами ГК РФ, и отражать специфику заключаемой сделки.

Такой договор должен относиться только к охраняемым в Российской Федерации товарным знакам и знакам обслуживания.

В отличие от законодательства некоторых зарубежных стран, Закон России не связывает передачу права на товарный знак с передачей права на имущество, с помощью которого, например, производится товар, маркируемый товарным знаком, предназначенным к передаче.

Закон содержит специальную оговорку, что товарный знак может быть уступлен как в отношении всех товаров и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак, так и в отношении какой-либо их части.

Закон установил только одно ограничение для совершения подобного рода договоров, а именно: уступка товарного знака не допускается, если она может стать причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. Такая ситуация, например, может сложиться при следующих обстоятельствах. На имя лица — обладателя свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара — зарегистрирован товарный знак, включающий в качестве элемента наименование места происхождения товара. Это лицо предполагает уступить свой товарный знак другому лицу, не имеющему возможности получить право пользования наименованием места происхождения товара. Такая уступка будет противоречить условиям регистрации товарного знака и вводить потребителя в заблуждение. Следовательно, регистрировать такой договор нельзя.

Законом предусмотрена обязательная регистрация договора об уступке в Патентном ведомстве. Без регистрации такой договор считается недействительным и, следовательно, предусмотренные им правовые последствия не наступят.

Ни Закон, ни Правила регистрации договоров об уступке товарного знака и лицензионных договоров о предоставлении права на использование товарного знака не определяют основания, по которым может быть отказано в регистрации договора об уступке товарного знака. Однако такие основания можно определить, анализируя, например, нормы Закона, относящиеся к охраноспособности товарных знаков (статьи 6 и 76). В соответствии с указанными нормами, уступка товарного знака может рассматриваться как вводящая в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, в частности, в случаях, когда в товарном знаке содержится обозначение:

  • — представляющее собой государственный герб, флаг или эмблему; официальное название государства, эмблему, сокращенное или полное наименование международной межправительственной организации; официальное контрольное, гарантийное и пробирное клеймо, печать, награду и другой знак отличия или сходное с ними до степени смешения, которое было включено как неохраняемый элемент на основании согласия соответствующего компетентного органа или его владельца, если товарный знак уступается лицу, которому такое согласие не представлено;
  • — указывающее на место производства или сбыта товара и включенное в товарный знак как неохраняемый элемент, если товарный знак уступается лицу, находящемуся в другом географическом объекте;
  • — зарегистрированное в качестве наименования места происхождения товара и включенное в товарный знак как неохраняемый элемент, если товарный знак уступается лицу, не являющемуся обладателем свидетельства на право пользования этим наименованием места происхождения товара.

Кроме того, уступка товарного знака может рассматриваться как вводящая в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя в случаях, когда она осуществляется в отношении:

  • · части товаров, являющихся однородными с товарами, в отношении которых владелец товарного знака сохраняет за собой право на товарный знак;
  • · товарного знака, признанного в установленном порядке «общеизвестным»;
  • · товарного знака, воспроизводящего промышленный образец, право на который принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющему за собой право на промышленный образец товарного знака, воспроизводящего фирменное наименование (или его часть), право на которое принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющему за собой право на фирменное наименование.

Договор об уступке товарного знака может относиться не к одному, а сразу к нескольким товарным знакам. Однако договор может быть только двусторонним, т.е. лицо, владеющее несколькими товарными знаками, уступает их другому лицу (но не лицам). Если же он уступает этому лицу товарные знаки в отношении части товаров, то другому лицу в отношении оставшейся части товаров он может уступить товарные знаки на основании другого, отдельного, договора.

Исключительное право прежнего владельца прекращается, а исключительное право нового владельца возникает с даты вступления в силу договора об уступке (если более поздняя дата не предусмотрена самим договором). Указание на вступление таких договоров в силу содержат нормы Правил регистрации договоров об уступке товарного знака и лицензионных договоров о предоставлении права на использование товарного знака. В соответствии с пунктом 12 этих Правил договоры вступают в силу с даты их регистрации. Бесспорно, если помимо обязательств сторон в отношении уступки товарного знака в договоре содержатся обязательства, не относящиеся к ней, то дата вступления договора в силу в отношении этой группы обязательств может быть другой.

Как указывалось выше, правомочие распоряжения может быть реализовано владельцем товарного знака путем представления лицензии на использование товарного знака. Предоставление лицензии означает заключение гражданско-правового договора, в соответствии с которым владелец товарного знака разрешает другому (юридическому или физическому) лицу пользоваться этим товарным знаком в предусмотренных договором пределах. Так же, как и договор уступки, лицензионный договор должен относиться только к охраняемым в Российской Федерации товарным знакам и знакам обслуживания. Владелец товарного знака может предоставить лицензиату одновременно в рамках одного договора право пользователя несколькими своими товарными знаками. Использование, осуществляемое лицензиатом, будет существенно уже, нежели осуществляемое владельцем. Хотя возможны и равные режимы использования. Определяя пределы лицензии, владелец может установить небольшой срок ее действия либо предоставить такое право на весь срок действия регистрации товарного знака с учетом возможности ее дальнейшего продления. Владелец может ограничить территорию использования товарного знака, лицензиат вправе будет использовать товарный знак не на всей территории России, а на территории отдельных регионов.

Предоставив лицензию лицензиату, владелец товарного знака может разрешить ему предоставлять сублицензии другим лицам. Это положение специально должно быть зафиксировано в лицензионном договоре, в противном случае сублицензионный договор, как противоречащий законодательству, не может быть зарегистрирован и будет признан недействительным. Лицензионный договор может содержать указание на условия сублицензионных договоров.

Предоставляя лицензию, владелец может оставить за собой право пользоваться товарным знаком и даже предоставлять лицензии на его использование другим лицензиатам.

Нормы Закона содержат требование об обязательном включении в лицензионные договоры некоторых существенных условий, касающихся качества продукции, маркируемой лицензионным товарным знаком. Так, лицензиат должен гарантировать производство товаров (оказание услуг), обладающих таким же (или лучшим) качеством, что и товары лицензиара. Несоблюдение этого условия может подорвать авторитет товарного знака лицензиара. Именно поэтому Закон предоставляет лицензиару право контролировать соблюдение этого условия гарантии. Закон не установил санкций за нарушение лицензиатом условий качества товара. Это относится к компетенции сторон. В качестве санкции может последовать временное приостановление действия договора (до тех пор, пока не будет улучшено качество товаров) либо действие договора будет прекращено досрочно. Могут быть применены материальные санкции. Отсутствие в договоре таких существенных условий препятствует его регистрации в Патентном ведомстве. От факта регистрации договора зависит и его вступление в силу — датой вступления в силу считается дата регистрации договора в Патентном ведомстве, если самим договором не предусмотрена более поздняя дата начала действия договора.

Процедура регистрации договоров имеет одну особенность. При подаче заявления о регистрации не требуется представления свидетельства на товарный знак. Документом, подтверждающим факт регистрации, служит решение Патентного ведомства. Однако если владелец товарного знака представит свидетельство, то в него будет внесена запись о регистрации договора.

Если же в ходе проверки будет выявлено, что какое-то из установленных законодательством требований не соблюдено, в адрес владельца товарного знака направляется запрос с предложением устранить выявленные недостатки. В случае своевременного представления запрошенных материалов и их соответствия установленным требованиям договор регистрируется.

Вместе с тем возможна ситуация, когда договор не может быть зарегистрирован в силу несоблюдения требований, установленных законодательством. Например, договор заключен между неправомочными субъектами, или товарный знак, в отношении которого заключен договор, еще не зарегистрирован в Реестре (имеется, например, только решение о регистрации товарного знака). В таких случаях выносится решение об отказе в регистрации договора, об этом также уведомляются обе стороны договора.

И еще один момент, связанный с регистрацией договора. В соответствии с гражданским законодательством в любой договор при наличии волеизъявления сторон, его заключивших, могут вноситься изменения. Следуя этому положению, Правила регистрации договоров установили, что регистрации в Роспатенте подлежат изменения лицензионного договора, касающиеся, в частности, определения сторон (например, изменилась организационно-правовая форма одной или обеих сторон); предмета договора (например, вместо предоставления лицензии на использование двух товарных знаков лицензия будет действовать в отношении лишь одного товарного знака); вида передачи товарного знака (например, лицензионный договор меняется на договор об уступке товарного знака); объема передаваемых прав (например, срок лицензионного соглашения был установлен в пять лет, а теперь он сокращен до трех лет или, наоборот, увеличен до восьми лет).

Для того чтобы такие изменения были зарегистрированы, необходима подача соответствующего заявления и представление соглашения сторон о внесении изменения в ранее зарегистрированный лицензионный договор. Подача такого заявления сопровождается уплатой соответствующей пошлины; о регистрации внесения изменений в договор стороны уведомляются путем направления им соответствующих решений ведомства и экземпляров договоров (соглашений) с записью о регистрации.

Передача прав на товарный знак

» »

Товарный знак – объект интеллектуальной собственности

Товарный знак – объект интеллектуальной собственности, который может быть уступлен или передан правообладателем другому лицу (юридическому или физическому, осуществляющему предпринимательскую деятельность) во временное пользование.
Уступка товарного знака регламентируется статьей №-1488 Четвертой частью ГК РФ. Передача прав на товарный знак может быть осуществлена как на все товары и услуги, для которых он зарегистрирован, так и на конкретные виды товаров или услуг. Уступка товарного знака может осуществляться на возмездных и безвозмездных условиях, а основанием для уступки является гражданско-правовой договор. По данному договору собственник товарного знака утрачивает все свои права на него и отказывается от дальнейшего использования знака. Все права на него владелец товарного знака передает приобретателю, а тот, соответственно, принимает на себя права и обязанности собственника товарного знака. Зачастую причиной для передачи прав на товарный знак является предстоящая ликвидация или изменение профиля деятельности правообладателя товарного знака.

Лицензионный договор на использование товарного знака

Уступка товарного знака может осуществляться также и по лицензионному договору. В этом случае лицензиату будет предоставлено право на использование товарного знака на определенный срок, который оговаривается в договоре. Владелец (лицензиар) при этом сохраняет право на товарный знак, а лицензиату лишь выдается разрешение на его использование. Предоставление лицензии регламентируется статьей №-1489 Четвертой части ГК РФ.
Все условия лицензионного договора определяют сами стороны. Они могут самостоятельно решить вопрос о том, будет ли у лицензиата исключительное право на использование товарного знака либо нет, также самостоятельно могут договориться о размере и порядке уплаты вознаграждения, установить срок действия данного договора и т.д. В то же время существуют обязательные условия, введенные законом. Так, в лицензионном договоре прописано, что лицензиар должен предоставлять потребителям товары на уровне того качества, на котором предоставлял их лицензиат. Эти условия являются гарантией для потребителей, которые уже привыкли к продукции под данным товарным знаком. В том случае, если товары, которые маркируются лицензиатом, будут плохого качества, лицензиар обязан запретить дальнейшее использование своего товарного знака для маркировки товара. Также поставить вопрос о досрочном прекращении лицензионного договора могут заинтересованные лица, государственные органы и организации по защите прав потребителей.
Стоить отметить, что владельцем товарного знака может быть выдано несколько лицензий одновременно. При этом собственник может претендовать на получение дохода от предоставления права на использование его товарного знака.

Юридическое оформление передачи прав
на использование товарного знака

Договор о передачи прав на товарный знак, а также лицензионный договор в обязательном порядке должны пройти регистрацию в Патентном ведомстве. Без данной регистрации ни один из указанных договоров не будет иметь юридической силы. Порядок регистрации договоров устанавливает Патентное ведомство.
Для прохождения регистрации должны быть оплачены пошлины непосредственно в Патентном ведомстве. Размеры пошлин для обоих договоров являются одинаковыми. В течение двух месяцев ФИПС проверяет представленные документы и выносит решение о регистрации договора об уступке товарного знака либо отказывает в регистрации. Отказ может быть связан, например, с неверно оформленными документами. Заявитель должен устранить недостатки в двухмесячный срок, а также он может обжаловать отказ путем обращения в суд или к генеральному директору «Роспатент».
В случае положительного результата проверки обеим сторонам (участникам договора) направляются по их адресам следующие документы:

i
  • Уведомление о регистрации договора.
  • Экземпляр договора с отметкой о регистрации, в которой указана дата регистрации и регистрационный номер.

Все последующие изменения, вносимые в договор об уступке товарного знака или в лицензионный договор, должны быть в обязательном порядке зарегистрированы в Патентном ведомстве. В противном случае, любые изменения, вносимые в заключенные договоры, будут считаться недействительными.

  • История товарных знаков и торговых марокБолее 5000 лет назад до н.э. первые обозначения, относящиеся к товарным знакам, появились на глиняной посуде. Наиболее известным таким обозначением было клеймо FORTIS, которое многие успешно подделывали. Посуда, производимая в Китае во времена императора Хонг-То, была маркирована отчетливыми обозначениями, которые указывали либо имя правящего императора, либо производителя данной посуды.
  • Товарные знаки — роль и функцииРоль товарных знаков в управлении интеллектуальной собственностью с каждым годом все увеличивается, что во многом связано с их неограниченным сроком жизни, а также с тем, что получение товарного знака и поддержка правовой охраны значительно дешевле, нежели для патентов. В качестве примера достаточно привести рестораны быстрого обслуживания McDonald, известные во всем мире, — большая буква «М», возвышающаяся над каждым таким ресторанам, приносит владельцам компании целое состояние, учитывая, что на гамбургеры нет никаких патентов.
  • Обновление товарных знаков и торговых марокСреди основных причин обновления товарного знака является его трудноразличимость – плохое отображение логотипа. Картинка должна быть пропорциональной, без большого количества сложных деталей. Наличие любых дополнительных тонких линий приводят не только к удорожанию изготовления логотипа, но и к снижению эффективности восприятия изображения.

Как правильно передать товарный знак

для передачи прав ва м необходимо

составить договор об отчуждении исключительного права

Статья 1488. Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак

1. По договору об отчуждении исключительного права на товарный знак одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой стороне — приобретателю исключительного права.
2. Отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.
3. Отчуждение исключительного права на товарный знак, включающий в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, которому на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана (пункт 7 статьи 1483), допускается только при наличии у приобретателя исключительного права на такое наименование.

после подписать и зарегистрировать договор

Статья 1232. Государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации

1. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признается и охраняется при условии государственной регистрации такого результата или такого средства.
Правообладатель обязан уведомлять соответственно федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям (статья 1246) об изменении относящихся к государственной регистрации результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации сведений о правообладателе: наименования или имени, места нахождения или места жительства и адреса для переписки. Риск неблагоприятных последствий в случае, если такое уведомление соответствующего федерального органа исполнительной власти не сделано или представлены недостоверные сведения, несет правообладатель.
(абзац введен Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям могут вносить изменения в сведения, относящиеся к государственной регистрации результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, для исправления очевидных и технических ошибок по собственной инициативе или по просьбе любого лица, предварительно уведомив об этом правообладателя.
(абзац введен Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
2. В случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с настоящим Кодексом государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.
3. Государственная регистрация отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору, государственная регистрация залога этого права, а также государственная регистрация предоставления права использования такого результата или такого средства по договору осуществляется по заявлению сторон договора.
Заявление может быть подано сторонами договора или одной из сторон договора. В случае подачи заявления одной из сторон договора к заявлению должен быть приложен по выбору заявителя один из следующих документов:
подписанное сторонами договора уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом;
удостоверенная нотариусом выписка из договора;
сам договор.
В заявлении сторон договора или в документе, приложенном к заявлению одной из сторон договора, должны быть указаны:
вид договора;
сведения о сторонах договора;
предмет договора с указанием номера документа, удостоверяющего исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.
В случае государственной регистрации предоставления права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации наряду со сведениями, указанными в абзацах седьмом — девятом настоящего пункта, в заявлении сторон договора или в документе, приложенном к заявлению одной из сторон договора, должны быть указаны:
срок действия договора, если такой срок определен договором;
территория, на которой предоставлено право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если территория определена договором;
предусмотренные договором способы использования результата интеллектуальной деятельности или товары и услуги, в отношении которых предоставляется право использования средства индивидуализации;
наличие согласия на предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по сублицензионному договору, если согласие дано (пункт 1 статьи 1238);
возможность расторжения договора в одностороннем порядке.
В случае государственной регистрации залога исключительного права наряду со сведениями, указанными в абзацах седьмом — девятом настоящего пункта, в заявлении сторон договора или в документе, приложенном к заявлению одной из сторон договора, должны быть указаны:
срок действия договора залога;
ограничения права залогодателя использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации либо распоряжаться исключительным правом на такой результат или на такое средство.
(п. 3 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)

Договор уступки товарного знака, лицензионный договор

главная страница / информация о товарных знаках / передача права на товарный знак

Передача права на товарный знак

Уступка товарного знака и предоставление лицензии на использование товарного знака

Товарный знак является объектом интеллектуальной собственности и как объект собственности он к может быть уступлен или передан во временное пользование. Передача права на товарный знак регламентируется Четвертой частью ГК РФ .

Уступка товарного знака (отчуждение исключительного права на товарный знак)

Уступку товарного знака регламентирует статья 1488 Четвертой части ГК РФ.
Исключительное право на товарный знак может быть передано правообладателем другому юридическому лицу или осуществляющему предпринимательскую деятельность физическому лицу по договору об уступке товарного знака (договору об отчуждении исключительного права на товарный знак).

Товарный знак может быть уступлен как в отношении всех товаров или услуг, для которых он зарегистрирован, так и в отношении части этих товаров или услуг.

При уступке товарного знака первоначальный его владелец утрачивает свои права на товарный знак в отношении товаров и услуг, для которых он уступлен.

Лицензионный договор. Предоставление лицензии на использование товарного знака

Статья 1489 Четвертой части ГК РФ регламентирует предоставление лицензии на использование товарного знака.
Право на использование товарного знака может быть предоставлено правообладателем (лицензиаром) другому юридическому лицу или осуществляющему предпринимательскую деятельность физическому лицу (лицензиату) по лицензионному договору в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован.

При заключении лицензионного договора товарный знак не уступается (т.е все права на него остаются у первоначального владельца ), а выдается разрешение на его использование.

Поэтому владелец может выдвинуть ряд ограничений на его использование. Это может касаться как времени, на которое предоставляется лицензия, так и территории, где будет использоваться товарный знак и т.д.

Владелец товарного знака может одновременно выдать несколько лицензий на использование его товарного знака, при этом он может получать доход от предоставления права на использование товарного знака, например, в виде роялти.

Договор об уступке товарного знака (договор об отчуждении исключительного права на товарный знак) и лицензионный договор должны быть зарегистрированы в Патентном ведомстве!

Без этой регистрации указанные договоры считаются недействительными.
Порядок регистрации указанных договоров устанавливается Патентным ведомством.

Для регистрации договора об уступке товарного знака (договора об отчуждении исключительного права на товарный знак) или лицензионного договора необходимо оплатить следующие пошлины, которые платятся непосредственно в Патентное ведомство РФ:

  • за регистрацию лицензионного договора, относящегося к одному товарному знаку — 13500 рублей.
  • за регистрацию договора об уступке товарного знака, относящегося к одному товарному знаку — 13500 рублей.

«Правила регистрации договоров об уступке товарного знака и лицензионных договоров о предоставлении права на использование товарного знака»
(утв. Роспатентом 26.09.1995)
(ред. от 27.07.1998)
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.10.1995 N 960)

Утверждаю

Председатель Роспатента

В.П.РАССОХИН

26 сентября 1995 г.

ПРАВИЛА

РЕГИСТРАЦИИ ДОГОВОРОВ ОБ УСТУПКЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА

И ЛИЦЕНЗИОННЫХ ДОГОВОРОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА

НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА

(в ред. Приказа Роспатента от 27.07.98 N 145)

1. Настоящими Правилами устанавливается порядок регистрации договоров об уступке товарного знака, знака обслуживания и лицензионных договоров о предоставлении права на использование товарного знака, знака обслуживания (далее — договор) в соответствии со статьями 25 — 27 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон) от 23.09.92 N 3520-1.

2. Регистрации в Роспатенте подлежат договоры, относящиеся к товарным знакам, знакам обслуживания (далее — товарный знак), зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее — Реестр). Без этой регистрации договоры считаются недействительными.

3. Заявление о регистрации договора (далее — заявление) подается владельцем товарного знака в Российское агентство по патентам и товарным знакам (далее — Роспатент) по форме, приведенной в Приложениях 1 и 2 к настоящим Правилам.

(в ред. Приказа Роспатента от 27.07.98 N 145)

Заявление должно относиться к одному договору.

Заявление подписывается владельцем товарного знака. От имени юридического лица заявление подписывается руководителем организации с указанием его должности, подпись удостоверяется печатью.

К заявлению прилагаются:

— договор или выписка из него, заверенная в установленном порядке (в трех экземплярах);

— документ, подтверждающий уплату пошлины за регистрацию договора.

К заявлению может быть приложено свидетельство (свидетельства) на товарный знак для внесения в него (в них) записи об уступке товарного знака или предоставлении лицензии.

Владелец товарного знака может назначить своего представителя на ведение дел по регистрации договора. В этом случае заявление может быть подписано представителем, а к заявлению прилагается доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством. В случаях, установленных законодательством, заявление должно быть подано через патентного поверенного, зарегистрированного в Роспатенте.

Заявление и прилагаемые к нему документы представляются на русском языке. Если документы представлены на другом языке, к ним прилагается их перевод на русский язык, заверенный в установленном порядке.

Для регистрации договора не требуется наличия между сторонами каких-либо иных договоров, в частности договоров о передаче прав на имущество.

4. Заявление рассматривается Федеральным институтом промышленной собственности, подведомственным Роспатенту, в течение 2 месяцев с даты его поступления в Роспатент. При рассмотрении заявления проверяется его соответствие требованиям, установленным в пункте 3 настоящих Правил, а также устанавливается соответствие представленного на регистрацию договора положениям Закона и действующему законодательству.

(в ред. Приказа Роспатента от 27.07.98 N 145)

5. При установлении соответствия представленного на регистрацию договора положениям Закона проверяется:

— является ли лицо, уступающее товарный знак или предоставляющее лицензию на его использование (лицензиар), владельцем товарного знака, в отношении которого заключен договор;

— указано ли юридическое или физическое лицо, которому уступается товарный знак или предоставляется лицензия на его использование (лицензиат);

— указан ли предмет договора (номер свидетельства на товарный знак, в отношении которого заключен договор);

— определен ли вид передачи товарного знака (уступка или лицензия);

— определен ли объем передаваемых прав (вид лицензии, территория и срок ее действия; товары, в отношении которых уступается товарный знак или предоставляется лицензия).

Договор об уступке товарного знака не регистрируется, если уступка может явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя (ст. 25 Закона).

Лицензионный договор должен содержать условия о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара, и что лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением этого условия (ст. 26 Закона).

6. В случае нарушения требований к заявлению и прилагаемым к нему документам, установленных в пункте 3 настоящих Правил, или выявления обстоятельств, препятствующих регистрации договора, указанных в абзацах седьмом и восьмом пункта 5 настоящих Правил, Федеральный институт промышленной собственности направляет запрос лицу, подавшему заявление, с предложением в течение 2 месяцев с даты его получения представить отсутствующие или исправленные документы и / или внести соответствующие изменения и дополнения. При этом срок рассмотрения заявления, установленный в пункте 4 настоящих Правил, исчисляется с даты поступления последнего из недостающих или исправленных документов.

(в ред. Приказа Роспатента от 27.07.98 N 145)

При непредставлении в указанный срок запрашиваемых документов Роспатент:

— принимает решение об отказе в регистрации договора;

— направляет решение об отказе в регистрации с приложением ранее представленных материалов, кроме заявления, по адресу, указанному в заявлении.

(часть в ред. Приказа Роспатента от 27.07.98 N 145)

7. При соответствии представленных материалов требованиям, установленным в пунктах 3 и 5 настоящих Правил, Роспатент:

(в ред. Приказа Роспатента от 27.07.98 N 145)

— принимает решение о регистрации договора;

— проставляет на всех представленных экземплярах договора отметку о его регистрации с указанием даты принятия решения о регистрации (далее — дата регистрации договора);

— делает отметку об уступке товарного знака или о предоставлении лицензии в свидетельстве (если оно приложено к заявлению);

— оформляет на имя лица, которому уступлен товарный знак, новое свидетельство с указанием в нем товаров, в отношении которых зарегистрирован договор об уступке (если уступка произведена для части товаров);

— направляет в адреса сторон договора решение о регистрации договора с приложением экземпляра договора, имеющего отметку о регистрации, и, в соответствующих случаях, свидетельства с отметкой об уступке товарного знака или предоставлении лицензии.

Абзац исключен. — Приказ Роспатента от 27.07.98 N 145.

Один экземпляр зарегистрированного договора хранится в Роспатенте и является контрольным экземпляром.

(в ред. Приказа Роспатента от 27.07.98 N 145)

8. Подлежат регистрации в Роспатенте изменения лицензионного договора, в частности, в отношении:

— определения сторон;

— предмета договора;

— вида передачи товарного знака;

— объема передаваемых прав.

Не зарегистрированные в соответствии с настоящими Правилами изменения считаются недействительными.

9. Заявление о регистрации изменений, внесенных в зарегистрированный лицензионный договор, подается владельцем товарного знака в Роспатент по форме, приведенной в Приложении 3 к настоящим Правилам.

(в ред. Приказа Роспатента от 27.07.98 N 145)

К заявлению прилагаются:

— документ, подтверждающий соглашение сторон договора о внесении соответствующих изменений (в трех экземплярах);

— документ, подтверждающий уплату пошлины за внесение изменений в зарегистрированный лицензионный договор.

В случае, если изменения касаются определения сторон договора, Федеральный институт промышленной собственности, при наличии обоснованных сомнений в правильности и / или достоверности представленных сведений, вправе запросить необходимые документы.

(в ред. Приказа Роспатента от 27.07.98 N 145)

К заявлению может быть приложено свидетельство (свидетельства) на товарный знак для внесения в него (в них) записи о регистрации внесения изменений в договор.

10. При рассмотрении заявления о регистрации внесения изменений в зарегистрированный лицензионный договор соответственно применяются положения пунктов 4 — 7 настоящих Правил.

11. Сведения о зарегистрированных договорах и о зарегистрированных изменениях вносятся в регистрацию соответствующего товарного знака в Реестре и публикуются в официальном бюллетене Роспатента.

(п. 11 в ред. Приказа Роспатента от 27.07.98 N 145)

12. Зарегистрированные в соответствии с настоящими Правилами договоры, а также внесенные в них изменения вступают в силу с даты их регистрации.

13. Настоящие Правила вступают в силу по истечении одного месяца с даты их официального опубликования.

Приложение 1

(в ред. Приказа Роспатента от 27.07.98 N 145)

Роспатент 121858, Москва, Бережковская наб., д. 30, к. 1 от владельца товарного знака (наименование организации или Ф.И.О. физического лица) адрес ________________________ ________________________ телефон ______________________ свидетельство на товарный знак N _______________________ ЗАЯВЛЕНИЕ Прошу зарегистрировать договор об уступке товарного знака по свидетельству N _____________________ в отношении всех указанных в свидетельстве товаров и услуг (в отношении следующих товаров и услуг, указанных в свидетельстве: _______________________________) организации _____________________________________________________ (полное наименование, адрес, телефон) (физическому лицу _______________________________________________) (Ф.И.О., адрес, телефон) Приложение: 1) договор на _____ л. в 3 экз.; 2) документ об уплате пошлины за регистрацию договора. Владелец товарного знака Дата, подпись, печать (руководитель организации) Дата, подпись (физическое лицо)

Приложение 2

(в ред. Приказа Роспатента от 27.07.98 N 145)

Роспатент 121858, Москва, Бережковская наб., д. 30, к. 1 от владельца товарного знака _____________________________ (наименование организации или Ф.И.О. физического лица) адрес ________________________ ________________________ телефон ______________________ свидетельство на товарный знак N ____________________________ ЗАЯВЛЕНИЕ Прошу зарегистрировать лицензионный договор об использовании товарного знака по свидетельству N ______________________ в отношении всех указанных в свидетельстве товаров и услуг (в отношении следующих товаров и услуг, указанных в свидетельстве: _________________________________________________________________) организации ______________________________________________________ (полное наименование, адрес, телефон) Приложение: 1) договор на ________ л. в 3 экз.; 2) документ об уплате пошлины за регистрацию договора. Владелец товарного знака Дата, подпись, печать (руководитель организации) Дата, подпись (физическое лицо)

Приложение 3

(в ред. Приказа Роспатента от 27.07.98 N 145)

Роспатент 121858, Москва, Бережковская наб., д. 30, к. 1 от лицензиара ______________________________ (наименование организации или Ф.И.О. физического лица) адрес ________________________ телефон ______________________ свидетельство на товарный знак N ____________________________ ЗАЯВЛЕНИЕ Прошу зарегистрировать изменения к лицензионному договору, зарегистрированному в Роспатенте _________ N ____________________ Приложение: 1) документ, подтверждающий соглашение сторон договора о внесении изменений; 2) документ об уплате пошлины за регистрацию внесения изменений. Лицензиар (руководитель организации) Дата, подпись, печать (физическое лицо) Дата, подпись (физическое лицо) Дата, подпись

Товарный знак, содержащий фирменное наименование правообладателя, не может быть уступлен другим лицам

(Трахтенгерц Л. А.) («Юридическая литература», 2012)

ТОВАРНЫЙ ЗНАК, СОДЕРЖАЩИЙ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ, НЕ МОЖЕТ БЫТЬ УСТУПЛЕН ДРУГИМ ЛИЦАМ

(Обзор судебно-арбитражной практики)

Л. А. ТРАХТЕНГЕРЦ

Трахтенгерц Л. А., главный научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук.

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Мясомолпрод» обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к ООО «Аксиома» (дело N А41-39319/10). В исковом заявлении содержались два основных требования. Во-первых, истец просил признать недействительным договор, заключенный истцом с ответчиком об отчуждении принадлежащего ранее истцу исключительного права на товарный знак «Производственное объединение «Мясомолпрод», зарегистрированный по свидетельству N 264748. Во-вторых, истец просил суд, исходя из признания оспоренного договора недействительным, обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности и товарным знакам (далее — Роспатент) внести изменения в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации: исключить из реестра ответчика и восстановить в нем истца в качестве правообладателя товарного знака — «Производственное объединение «Мясомолпрод». В обоснование своих требований истец указал, что товарный знак — «Производственное объединение «Мясомолпрод» — включает его фирменное наименование. Уступка такого товарного знака является нарушением норм Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующих отношения по использованию и распоряжению исключительным правом на товарный знак (п. 2 ст. 1488) и изданных в соответствии с этими нормами подзаконных актов, согласно которым не допускается отчуждение исключительного права на товарный знак, если это может ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Ответчик не согласился с доводами истца. В подтверждение соответствия оспариваемого договора требованиям закона он сослался на регистрацию договора Роспатентом, в функции которого входит проверка правомерности распоряжения исключительным правом на товарный знак. Кроме того, ответчик указал, что в настоящее время он уже не является правообладателем товарного знака. Исключительное право на этот товарный знак было им уступлено ООО «Девилон М», привлеченного к спору по настоящему делу в качестве третьего лица. Заключенный ответчиком договор об отчуждении товарного знака с ООО «Девилон М» уже зарегистрирован Роспатентом. В соответствии с этим договором ОАО «Аксиома» было исключено из Государственного реестра товарных знаков. Новым правообладателем спорного товарного знака зарегистрирован в настоящее время ООО «Девилон М». Решением Арбитражного суда Московской области в удовлетворении иска было отказано. В мотивировочной части решения суд указал, что «истцом не представлены доказательства, подтверждающие, что отчуждение исключительного права на товарный знак N 264748 могло являться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя». Кроме того, в качестве главного основания отклонения иска суд сослался на регистрацию оспариваемого договора Роспатентом, указав, что «факт регистрации договора Роспатентом подразумевает его соответствие закону и действительность». Правомерность вынесенного решения вызывает серьезные сомнения. При анализе комментируемого дела возникают два основных вопроса: соответствует ли оспариваемый договор требованиям закона и каковы правовые последствия регистрации Роспатентом договоров о распоряжении исключительным правом? 1. Как установлено в п. 1 ст. 1477 ГК РФ, товарный знак представляет собой любое обозначение, которое служит для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Важно подчеркнуть, что это определение включает в себя два аспекта, иногда упоминаемые как различные функции товарного знака, которые, однако, взаимозависимы и в практических целях всегда должны рассматриваться совместно. Товарный знак призван информировать не только о товаре, но (что не менее важно) и о его производителе. По сути, речь идет о средстве индивидуализации, одной из функций которого является защита товара данного предприятия от товаров его конкурентов. Более четко эта функция товарного знака сформулирована в ст. 15 «Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности» (Соглашение ТРИПС) <1>, обязательная для всех участников ВТО. «Товарными знаками может быть любое обозначение или любая комбинация обозначений, с помощью которых можно отличить товары или услуги одного предприятия от товаров или услуг другого предприятия». ——————————— <1> Охрана интеллектуальной собственности в России. М., 2005. С. 821.

Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак служит одним из способов распоряжения исключительным правом на товарный знак, относящийся к охраняемым средствам индивидуализации. По договору об отчуждении исключительного права на товарный знак одна сторона — правообладатель передает в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на товарный знак в отношении всех (или части) товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, приобретателю товарного знака. При этом установлено существенное ограничение. Гражданский кодекс Российской Федерации (как и ранее действовавший Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров») не допускает отчуждения исключительного права на товарный знак, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара (п. 2 ст. 1488 ГК РФ). Это императивная норма. Она отвечает обязательствам, вытекающим из членства государств в Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Согласно ст. 10-bis (Недобросовестная конкуренция) Конвенции подлежат запрету: «все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента» (подчеркнуто мною. — Л. Т.). Эти условия Парижской конвенции обязывали советскую, а затем российскую правоприменительную практику, исходя из обязательств России как участника Парижской конвенции, квалифицировать отчуждение исключительного права на товарный знак как вводящее в заблуждение во всех случаях, когда товарный знак воспроизводит фирменное наименование (или его часть), право на которое принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющему за собой право на фирменное наименование. Нормативно это было закреплено уже в Правилах регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, топологию интегральной микросхемы и права на их использование, полной или частичной передаче исключительного права на программу для электронных вычислительных машин и базу данных (утверждены Приказом Роспатента от 29 апреля 2003 г. N 64) <1>. ——————————— <1> Охрана интеллектуальной собственности в России. С. 296.

Соответствующая норма предусмотрена и в Административном регламенте исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации (утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. N 321) <1>. В Регламенте дано разъяснение относительно применения п. 2 ст. 1488 ГК РФ: «отчуждение исключительного права на товарный знак может рассматриваться как вводящее в заблуждение, когда оно осуществляется в отношении товарного знака, воспроизводящего фирменное наименование (или отдельные его элементы), право на которое принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющему за собой право на фирменное наименование» (абз. 5 п. 9.9.9) (подчеркнуто мною. — Л. Т.). ——————————— <1> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2009. N 22.

2. Фирменное наименование как средство индивидуализации юридического лица отнесено к объектам исключительных прав (ст. ст. 1473 — 1476 ГК РФ). Фирменным наименованием признается наименование юридического лица, являющегося коммерческой организацией, под которым оно выступает в коммерческом обороте. При этом под собственным наименованием юридического лица понимается его различительный элемент, который включается в фирменное наименование наряду с обозначением его организационной формы (п. 2 ст. 1473). Это очень важная новелла Гражданского кодекса Российской Федерации, которая внесла ясность в понимание структуры фирменного наименования и назначения его частей. В современной практике нередко в целях более полной защиты фирменного наименования различительный элемент фирменного наименования одновременно защищается как товарный знак в качестве словесного знака логотипа, повторяющего фирменное наименование. Однако при сохранении за собой фирменного наименования правообладатель уже не может распорядиться таким товарным знаком. Он не может ни уступить исключительное право на такой товарный знак, ни предоставить лицензию на его использование. Товарный знак становится необоротоспособным. Его применение ограничивается маркировкой продукции правообладателя. Это связано с основной особенностью правового режима фирменного наименования в круге объектов исключительных прав, которая заключается в том, что распоряжение исключительным правом на фирменное наименование (не только отчуждение, но и предоставление лицензии на использование) не допускается (п. 2 ст. 1474 ГК РФ). 3. Учитывая, что правила, установленные п. 2 ст. 1488 ГК, имеют императивный характер, для их применения не требуется каких-либо дополнительных доказательств, подтверждающих отрицательные последствия использования такого товарного знака. Следовательно, отказ суда в признании недействительным оспариваемого истцом договора об уступке товарного знака на том основании, что истцом в обоснование своих исковых требований не было представлено «доказательств, что отчуждение исключительного права на товарный знак по свидетельству N 264748 могло являться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя», прямо противоречит нормам Гражданского кодекса Российской Федерации. 4. К гражданско-правовым договорам применяются нормы Гражданского кодекса Российской Федерации о недействительности сделок. Согласно ст. 168 ГК РФ сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, если закон не предусматривает иное, должна быть признана ничтожной, т. е. недействительной. Это общая норма. Специальное основание для применения этой нормы к договорным отношениям об уступке товарного знака содержится и в ст. 1488 ГК РФ. И, следовательно, судебное решение в части отказа в удовлетворении исковых требований истца о признании недействительным заключенного им договора с ответчиком об отчуждении исключительного права на товарный знак — «Производственное объединение «Мясомолпрод» — противоречит нормам ст. ст. 168 и 1488 ГК РФ. 5. Не исследованы судом также требования истца об аннулировании регистрации оспариваемого договора Роспатентом и восстановлении его в Государственном реестре в качестве правообладателя товарного знака. Отказывая в удовлетворении иска, суд в мотивировочной части решения указал, что «факт регистрации договора Роспатентом подразумевает его соответствие закону и действительность». Тем самым решение о регистрации признается судом окончательным, не подлежащим оспариванию в суде, что является прямым нарушением конституционного права гражданина на судебную защиту его гражданских прав. Притом, что регистрация Роспатентом оспариваемого договора была совершена в нарушение установленных нормативных требований об условиях такой регистрации и, следовательно, подлежит аннулированию. Согласно ст. 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, — ничтожность плюс двусторонняя реституция. Однако в рассматриваемых обстоятельствах требования истца о восстановлении его в Государственном реестре в качестве правообладателя товарного знака на том основании, что оспариваемый им договор должен быть признан недействительным и, следовательно, исключен из Государственного реестра, не могут быть удовлетворены еще и по другим основаниям. Во-первых, оспоренный договор был уже исключен из Государственного реестра вследствие последующей переуступки ответчиком исключительного права на товарный знак ООО «Дивелон М». Во-вторых, на основании второго договора (не рассматривавшегося в суде и не признанного судом недействительным) в Государственном реестре в качестве правообладателя оспариваемого товарного знака зарегистрирован ООО «Дивелон М». До признания судом второго договора недействительным его нельзя исключить из реестра. Следовательно, до исключения этого договора из Государственного реестра в нем нельзя зарегистрировать другого правообладателя. В Государственном реестре не могут содержаться две равнозначные противоречащие друг другу записи, в соответствии с которыми правообладателями одного знака будут указаны различные организации. В сложившейся ситуации истец, очевидно, должен был для восстановления своих прав на товарный знак включить в исковое заявление требование о признании недействительным не только первого, но и второго договора. При этих условиях суд мог бы, удовлетворив требования истца, признать оба договора недействительными и обязать Роспатент внести соответствующие изменения в Государственный реестр. Однако, как следует из судебного решения, суд не исследовал эту реальную ситуацию и отказал в удовлетворении исковых требований по основаниям, которые, по нашему мнению, противоречат действующему законодательству о распоряжении исключительным правом на товарный знак <1>. ——————————— <1> См.: Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2009. N 22. С. 5.

6. Девятый арбитражный апелляционный суд Постановлением от 13 июля 2011 г. отменил решение Арбитражного суда Московской области от 22 февраля 2011 г. по комментируемому делу на основании п. 2 ч. 4 ст. 270 АПК РФ. В мотивировочной части Постановления приведена, в частности, ссылка на ст. 25 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. N 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименовании мест происхождения товаров» <1>, согласно которой уступка товарных знаков не регистрируется, если она может явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. ——————————— <1> Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. N 42. Ст. 2322.

В Постановлении также разъяснено, что уступка товарного знака может рассматриваться как вводящая в заблуждение, когда она также осуществляется в отношении товарного знака, воспроизводящего фирменное наименование (или его часть), право на которое принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющему за собой право на фирменное наименование.

Договор об уступке (отчуждении) товарного знака

Главная — Регистрация договоров в Роспатенте — Договор об уступке (отчуждении) товарного знака По договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю) (Ст. 1234 Гражданского Кодекса РФ).
Обращаем Ваше внимание, что договор об отчуждении исключительного права на товарный знак имеет много общего с договором о купле-продаже. В результате заключения договора об отчуждении исключительного права на объект интеллектуальную собственность, прежний правообладатель теряет всякую связь с объектом интеллектуальной собственности, а все права и обязанности переходят новому правообладателю. Воспользуйтесь бесплатной консультацией эксперта по телефону 8-800-100-8247

Слемцева Римма Анатольевна — Ведущий эксперт. Патентный поверенный РФ рег. №965.

Все эксперты компании →

Заказать услугу

Отчуждение (уступка) товарного знака:

Передача исключительных авторских прав может быть произведена путем оформления нескольких видов договоров: лицензионного, коммерческой концессии, отчуждения и залога товарного знака.

Регистрация договора уступки товарного знака в Роспатенте (ФИПС) занимает 2 месяца.

Наименование услуги Стоимость, руб. Пошлина или тариф Роспатента
Пошлины указаны
со скидкой 30%

1) Подготовка и подача в Роспатент заявления о регистрации уступки прав

20 000

+ 1 000 за каждый знак
свыше одного

9 450

+ 8 050 за каждый знак
свыше одного

2) Составление договора полной уступки

15 000

+ 2 000 за каждое свидетельство
свыше одного

3) Составление договора частичной уступки

20 000

+ 2 000 за каждый знак
свыше одного

4) Проверка предоставленного клиентом договора уступки на соответствие требованиям законодательства

от 15 000

5) Подача в Роспатент заявления о переходе исключительного права к другому лицу без договора

20 000

+ 3000 за каждое свидетельство
свыше одного

9 450

+ 8 050 за каждый знак
свыше одного

6) Ускорение подготовки и подачи заявления в Роспатент (за 1 день)

+ 15 000

к стоимости оформления заявления

Отчуждение (уступка) патента:

Наименование услуги Срок и стоимость, руб. Пошлина или тариф Роспатента, руб.

Регистрация договора о передаче исключительного права (договора уступки) в отношении полезной модели, изобретения или промышленного образца

2 месяца —

20 000

+ 2 000 за каждый патент свыше одного

1 600

+ 850 за каждый
патент свыше одного

Отчуждение (уступка) программы ЭВМ, базы данных:

Наименование услуги Срок и стоимость, руб. Пошлина или тариф Роспатента, руб.

Регистрация договора о передаче исключительного права (договора уступки) в отношении программы ЭВМ и базы данных в полном объеме

2 месяца —

20 000

10 100

+ 2 500 за каждую последующую программу ЭВМ

Что необходимо для регистрации договора уступки?

  1. 1. Реквизиты компании,

    которая будет оплачивать наши услуги и контактные координаты (контактное лицо, e-mail, офисный и мобильный телефон, факс);

  2. 2. Информацию об объекте интеллектуальной собственности —

    копия или номер охранного документа, в отношении которого будет вестись делопроизводство;

  3. 3. Полные реквизиты сторон по договору

    (правообладателя и пользователя).

  4. 4. Финансовые условия исполнения договора.

Отправляйте данные на адрес:

с пометкой «Договор уступки»

Преимущества нашей фирмы:

11 лет успешной работы
За это время были заключены договоры с более чем 7000 клиентов, среди которых крупные организации.

Экспертный подход
В нашей фирме 10 патентных поверенных, за плечами которых солидный стаж и сотни заключенных договоров.

Кратчайшие сроки
Мы ценим время наших клиентов, поэтому выполняем все работы не только качественно, но и быстро.

Прозрачное ценообразование
Все цены, указанные на сайте, актуальны и фиксируются на начальном этапе сотрудничества.

Гарантия юридической защиты
За плечами наших специалистов — более 400 выигранных дел по защите прав на интеллектуальную собственность. Мы готовы решить самые сложные задачи!

Лидеры рейтингов
За 11 лет работы мы были отмечены в таких рейтингах, как IAM Patent 1000, Chambers Europe, IP STARS, Leaders League, «Коммерсант» и «Право.ru-300».

Дистанционная работа
Мы работаем с компаниями из любых регионов России, проводя удаленные консультации и выезжая для участия в судах в город присутствия клиента.

Наши клиенты

Мы ценим и гордимся сотрудничеством с каждым из наших клиентов. Ниже приведены лишь некоторые из них.

У нас есть ответы на ваши вопросы!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *